Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 czerwca 2009 r., sygnatura akt IV CSK 61/09, w sprawie British Petroleum przeciwko Marcinowi S., potwierdził, iż kombinacja kolorów może być chronionym znakiem towarowym. Ciekawe orzeczenie w tej samej kwestii wydał Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych w drodze writ of certiorari w sprawie Qualitex Co. v. Jacobson Products Co. Inc., 514 U.S. 159 (1995). W przedmiotowej sprawie, przedsiębiorstwo Qualitex od lat malowało produkowane przez siebie płyty do pras pneumatycznych (tzw. “press pads”) na charakterystyczny, zgniło zielony/oliwkowy kolor.
Pozwany, Jacobs Products, konkurent Qualitex, zaczął w 1989 roku używać bardzo podobnego odcieniu koloru zielonego na swoich prasach pneumatycznych, w następstwie czego Qualitex wystąpił przeciwko niemu przed Sądem Dystryktowym Stanów Zjednoczonych dla Centralnego Dystryktu Kalifornii (United States District Court for the Central District of California), oskarżając Jacobs Products o dopuszczenie się czynów nieuczciwej konkurencji. W 1991 Qualitex zarejestrował swój oliwkowozielony kolor jako znak towarowy, a następnie rozszerzył powództwo o zarzut naruszenia prawa ochronnego na tenże znak. Sąd Dystryktowy przychylił się do pozwu Qualitex. Niemniej jednak, Sąd Apelacyjny Stanów Zjednoczonych dla Dziewiątego Okręgu (United States Court of Appeals for the Ninth Circuit) uchylił wyrok swego poprzednika, orzekając iż sam kolor, samodzielnie i w oderwaniu, nie może podlegać ochronie prawnej jako znak towarowy.
Sprawa trafiła w trybie writ of certiorari przed Sąd Najwyższy, gdzie sędzia Breyer, w jednomyślnej opinii, uchylił decyzję Sądu Apelacyjnego dla dziewiątego Okręgu i stwierdził, że Lanham Act bardzo szeroko definiuje znak towarowy. Zgodnie z 15 U.S.C. § 1127 znakiem towarowym jest “każdy wyraz, imię, symbol, znak oraz każda kombinacja wyżej wymienionych”. Sędzia Breyer wyjaśniał, że kolory same w sobie mogą pełnić funkcje znaku towarowego ponieważ, mimo iż per se nie powodują skojarzeń z konkretnym produktem, to jednak mogą one z czasem nabrać tak zwanej “wtórnej zdolności odróżniającej” (secondary meaning) w skutek ich używania w obrocie gospodarczym. Tym sposobem kolor może pełnić funkcję znaku towarowego, tzn. identyfikować/wskazywać na źródło pochodzenia konkretnego produktu.
(a) That color alone can meet the basic legal requirements for use as a trademark is demonstrated both by the language of the Act, which describes the universe of things that can qualify as a trademark in the broadest of terms, 15 U. S. C. § 1127, and by the underlying principles of trademark law, including the requirements that the mark “identify and distinguish [the seller's] goods … from those manufactured or sold by others and to indicate [their] source,” ibid., and that it not be “functional,” see, e. g., Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc., 456 U. S. 844, 850, n. 10. The District Court’s findings (accepted by the Ninth Circuit and here undisputed) show Qualitex’s green-gold color has met these requirements. It acts as a symbol. Because customers identify the color as Qualitex’s, it has developed secondary meaning, see, e. g., id., at 851, n. 11, and thereby identifies the press pads’ source. And, the color serves no other function. (Although it is important to use some color on press pads to avoid noticeable stains, the court found no competitive need in the industry for the green-gold color, since other colors are equally usable.) Accordingly, unless there is some special reason that convincingly militates against the use of color alone as a trademark, trademark law protects Qualitex’s use of its green-gold color. Pp. 162-166.
Przeczytajcie także wpis Tomka zatytułowany “Odzyskać Magente“, w którym pokrótce został poruszony problem kolorów będącymi znakami towarowymi.
